год 2010-й - более 30.000.000 обращений

Право на использование объектов, полученных в результате творческой деятельности, в том числе научно-технических разработок, передается на основе договора с правообладателем.

Проблемы, возникающие при совместном владении разработкой

Опыт показывает, что при заключении договора на выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ стороны подчас не уделяют особого внимания вопросу о праве собственности на их результаты. Специалисты, участвующие в разработке проекта, также не всегда заостряют внимание на этой проблеме, предлагая на момент подписания договора расплывчатые формулировки, типовые нормы. По мере выполнения работ актуальность проблемы все более возрастает, а нечеткие формулировки позволяют каждой из сторон трактовать одни и те же положения договора, исходя из собственных представлений. В конечном счете это приводит к конфликту.

Для решения некоторых сиюминутных задач предприятий (например, снижения стоимости выполняемых научно-технических работ за счет освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость) сторонами нередко заключается договор о совместной деятельности. Как показывает практика, на этом этапе заказчик и не предполагает, что могут возникнуть проблемы с внедрением.

Сказанное можно проиллюстрировать конкретным примером. Крупная отечественная корпорация в течение ряда лет финансировала научно-технические работы, предполагая использовать их результаты в собственных интересах. С разработчиками или заключался договор о совместной деятельности, или корпорация по своей инициативе в тексте типового договора относила на более поздний период решение вопро-са о распределении прав. К моменту завершения работ некоторые исполни-тели, имевшие более или менее благоприятное финансовое положение, заняли жесткую позицию в отношении заказчика. Они хотели самостоятельно распоряжаться полученными результатами или разместить заказы на изготовление продукции на определенных предприятиях, производственные мощности и уровень производства которых заказчи-ка работ не устраивали.

Рекомендации Миннауки РФ позволяют при заключении договора на выполнение научно-технических работ учитывать наличие у разработчика так называемой предшествующей (накопленной) интеллектуальной собственности и дают основания претендовать на совместное владение результатами. Такая совместная собственность более полно учитывает интересы разработчика, а то материальная заинтересованность в результатах освоения объекта отражается на сроках и эффективности внедрения. Вместе с тем следует учитывать и вероятность конфликтных ситуаций между отдельными совладельцами, имеющими собственные пред-ставления о механизме и условиях введения совместной интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.

По действующему законодательству коммерческое использование объектов, находящихся в совместной собственности, возможно лишь при согласии всех совладельцев. Однако на практике при бескомпромиссной позиции одного из них дело не всегда доходит до подписания договора об условиях ее использования.

Вот почему рекомендуется определять лишь одного владельца разработки либо передать права по продвижению ее на рынок третьему лицу. Например, по договору доверительного управления.

Исключительные права могут являться объектом доверительного управления в соответствии с п.1 ст. 1013 ГК РФ. Привлекательность такого договора прежде всего в том, что уполномоченное лицо (доверительный управляющий) осуществляет комплекс мер по реализации объекта и доведению его до промышленного освоения. Доходы от использования могут направляться как самому владельцу или учредителю уп-равления, так и любому указанному им лицу. При этом разработчик на отвлекается на решение не свойственных ему задач по коммерциализации разработки, а может сосредоточиться как на ее совершенствовании, так и на других, более перспективных направлениях. На мой взгляд, взаимоотношения занимающихся коммерциализацией инноваций венчурных фирм с владельцами разработок наилучшим образом регламентируются договором доверительного управления. Некоторые патентоведы уже обратили внимание на преимущества этого вида договоров в отношении использования товарных знаков. Однако более активное их использование сдерживается отставанием патентного законодательства от гражданского.

Подтверждение прав собственности

До недавнего времени проблема подтверждения прав на созданную разработку не относилась к числу актуальных. Однако печальный опыт ряда солидных фирм заставляет рассмотреть этот вопрос более пристально.

В отечественной практике имели место случаи заключения договора на использование объекта интеллектуальной собственности с авторами разработки или ее совладельцем. Следует учитывать, что понятия "автор разработки" и "организация-разработчик" - не всегда совпадают с понятием "собственник", правом использования результатов научно-технической деятельности по действующему законодательству обладает заказчик, если договором не предусмотрено иное. Кроме того, при совместной собственности передача прав на использование объекта возможна лишь при согласии на это всех совладельцев.

Принимающая сторона еще на стадии переговоров должна тщательно проверить всю документацию правообладателя, подтверждающую наличие у него прав собственности. В тексте договора на использование объекта следует предусмотреть ответственность передающей стороны за возможные нарушения исключительных прав третьих лиц.

В значительной степени проблему подтверждения прав снимает регистрция разработки в качестве объекта авторского права в Российском авторском обществе или Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Возможно также получение патентной охраны как на разработку в целом, так и на ее отдельные элементы.

Договор на использование запатентованного решения

По сравнению с охраной объектов в режиме авторского права запатентованная разработка имеет ряд преимуществ, в том числе и налогового характера, в связи с освобождением патентно-лицензионных операций от уплаты налога на добавленную стоимость. Охранный документ (свидетельство, патент) в определенной степени облегчает и постановку объекта на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов в составе имущества предприятия. Однако следует учитывать, что договор на использование запатентованного решения (изобретение, полезная модель, промышленный образец или селекционное достижение) должен обязательно регистрироваться соответствующим органом. Без этого он считается недействительным.

Необходимость учета данной нормы целесообразно проиллюстрировать на конкретном примере. Зарубежный инвестор создал совместное предприятие с отечественным научно-производственным предприятием. В качестве вклада российская сторона внесла интеллектуальную собственность в виде изобретений, на которые были поданы oзаявки в Роспатент и получены положительные решения. Стороны заключили договор об уступке права на получение патентов по этим заявкам. Копии решений переданы по акту приемки-передачи и приобщены к документам, необходимым для регистрации СП в Минэкономики РФ. Однако российский участник СП договор об уступке в Роспатенте не зарегистрировал. Спустя некоторое время по инициативе зарубежного партнера отношения были оформлены должным образом. Однако выяснилось, что российская сторона, не ставя в известность зарубежного участника СП, уступила изобретения третьему лицу, надлежащим образом зарегистрировав эти соглашения.

Хозяйствующие субъекты должны учитывать особенности патентного законодательства тех стран, где они осуществляют хозяйственную деятельность.

Передача разработок в режиме ноу-хау

Активно используемая в отечественной практике передача в виде секретов производства различных разработок имеет ряд особенностей. К сожалению, они не всегда принимаются во внимание. Нормативным документом, содержащим требования к ноу-хау, является ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. В качестве методологического материала для отнесения конкретной разработки к категории ноу-хау следует рекомендовать Инструкцию о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг (Госкомизобретений,1979).

К сожалению, ГК РФ не регламентирует понятие ноу-хау как такового. Вместе с тем его ст. 139 определяет в качестве объекта коммерческую и служебную тайну, характеризуя ее практически идентично определению ноу-хау в Основах гражданского законодательства... Это не позволяет надеяться на включение ноу-хау в текст Части III Гражданского кодекса, хотя именно данное понятие используется в бухгалтерских и налоговых документах. В результате не исключены нарекания со стороны налоговых органов в адрес предприятий, отразивших служебную тайну в составе имущества предприятия. Поэтому логично в договорах о передаче прав на использование таких объектов в преамбуле и предмете договора использовать двойную терминологию: из Гражданского кодекса и Основ гражданского законодательства. Аналогичный подход уместен и при оформлении разработки в виде ноу-хау на самом предприятии.

Зачастую предприятия пренебрегают необходимостью оформления разработки в качестве ноу-хау, не утружда-ют себя оформлением требуемой документации, не соблюдают должный режим секретности. В результате вполне вероятны претензии налоговых органов, осуществляющих проверку деятельности предприятия, или получающей стороны (за нарушение условий конфиденциальности).

Передача результатов научно-исследовательских работ нередко осуществляется путем заключения беспатентного лицензионного договора на ноу-хау. В соответствии с его типовой формой на стороны накладываются взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности как в отношении условий самого договора, так и сущности объекта. Предусматриваются санкции за несоблюдение этого режима. В этой связи не исключается вероятность возникновения у лицензиата желания поправить свое материальное положение, предъявив владельцу ноу-хау претензии по несоблюдению режима конфиденциальности.

Подобные прецеденты в отечественной практике автору не известны, но нельзя исключить вероятность их возникновения. Поэтому необходимо обратить внимание на серьезность данной проблемы.

Общеизвестно, что ни сами объекты. охраняемые в режиме ноу-хау, ни договоры на право их использования в соответствии с российским законодательством не регистрируются. Однако в ряде государств СНГ ситуация может быть иной. К примеру, в соответствии с порядком регистрации лицензионных договоров, утвержденных патентным ведомством Казахстана, подлежат регистрации в Казпатенте лицензионные договоры на право использования ноу-хау, оказание услуг типа инжиниринг, а также опционные соглашения.

Чему препятствуют взятые ранее обязательства?

Известно, что исходя из объема передаваемых прав на использование интеллектуальной собственности договоры подразделяются на исключительные и неисключительные. По условиям договора на уступку исключительных прав передающая сторона лишается на оговоренный срок возможности передачи прав на использование объекте третьим лицам. Для принимающей стороны подобный подход более предпочтителен, и она стремится получить по договору максимально широкий объем прав.

Однако зачастую контакту правообладателя с партнером, способным обеспечить реальное использование объекта, предшествовал ряд неудачных попыток установить подобные отношения с третьими лицами. Порой правообладатель вполне искренне заблуждается, считая, что несложившиеся отношения освобождают его от ранее взятых обязательств. Но при успешной реализации разработки на рынке несостоявшиеся партнеры нередко заявляют о переданных им в свое время исключительных правах, предъявляя финансовые претензии.

Патентование решает данную проблему, поскольку при регистрации договора патентное ведомство делает соответствующую отметку в охранном документе. При заключении беспатентных лицензионных соглашений или авторских договоров, принимающей стороне следует получить максимум информации о предыдущей деятельности правообладателя по коммерческому использованию разработки.

Правообладателям следует более активно использовать так называемые предварительные или опционные договоры. В соответствии с их условиями разработка передается принимающей стороне лишь для апробации. При положительном результате заключается традиционный лицензионный договор.